專利被舉發才想更正？申請時說明書沒寫的東西補不回來

一句話回答：不行。專利法第67條第2項規定，更正除誤譯訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍（新型專利依第120條準用）。申請當天沒有寫進去的數值或技術特徵，事後在舉發或訴訟階段才加進請求項，會被認定為引進新事項，更正不合法。至於實務上常被想到的補救手段——在請求項加一句「但不包含 ×× 至 ××」的排除式（disclaimer）更正——經濟部智慧財產局已於2020年11月19日公告限縮，只剩五種情形可用，克服進步性並不在其中。在智慧財產及商業法院 114 年度民專上字第 7 號民事判決中，專利權人的侵權主張雖無爭執，卻因更正不合法、專利被認定有應撤銷原因而全案敗訴。

先看這件事實際是怎麼發生的

這件的順序很值得記住，因為它跟多數人想像的完全相反。

專利權人握有一件新型專利，抓到對手的產品落入自己的專利範圍，提起侵權訴訟求償。侵權比對這一關沒有懸念——法院認定被控產品確實落入專利範圍，兩造對此並無爭執。

但被告反手提出兩份更早公開的技術文件，主張系爭專利中的數值範圍為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成，欠缺進步性，專利有應撤銷原因。

專利權人於二審申請更正，希望在請求項中加入一段排除式記載，把與先前技術重疊的那段數值切掉。法院認定更正不合法——該數值於申請時的說明書中並未揭露，屬於引進新事項。更正既不合法，專利即被認定有應撤銷原因，原告全案敗訴。

更正到底能改什麼？

很多人以為「更正」是一個可以事後修補的萬用工具，其實它的範圍非常窄。

專利法第67條第1項把更正限縮在四種事由，而且第2項再加上一道天花板：不得超出申請時已經揭露的範圍。第4項還規定不得擴大或變更公告時的申請專利範圍。

換句話說，更正只能在你當初已經寫下的東西裡面做取捨，不能往外長出新的東西。

那「排除式更正」呢？

排除式更正（disclaimer）是指在請求項中加入否定式記載，例如「但不包含 A 至 B」，把落入先前技術的那一段切掉。這個手法在台灣實務上曾經相對寬鬆，但已經被限縮。

經濟部智慧財產局於 2020 年 11 月 19 日公告，以排除方式修正或更正請求項，僅限於排除與單一先前技術重疊之部分或法定不予專利之標的，具體為下列情形：

排除式更正目前僅限這五種情形

依經濟部智慧財產局 2020 年 11 月 19 日公告。克服進步性不在其中——這正是前述案件更正無法成立的原因之一。

為什麼「先送件卡日期，被舉發再改」行不通？

這是實務上最常聽到的一句話，也是這件判決真正打掉的一個觀念。

更正的天花板是申請日當天說明書所揭露的內容。這代表申請那一刻，你能守的範圍就已經全部決定了——後面不管發生什麼事，你都只能在那個範圍內往內縮，不能往外補。

所以「先卡一個申請日，內容之後再補」這種策略，在法律上是不成立的。真正有效的做法是在送件前就把先前技術查清楚，並且在說明書裡預先留好退路。

說明書要怎麼寫才留得住退路？

關鍵在於層次。只有一層的請求項，被打掉就整件沒了；分層布局的請求項，上面那一層被打掉，下面還有得守。

請求項只有一層 vs 分層布局

送件前該做的四件事

這四件都發生在送件之前，成本只是時間；送出去之後，說明書就定型了。

1. 送件前先做先前技術檢索——不要把範圍畫到別人做過的地方。檢索的目的不只是確認能不能核准，更是確認十年後被舉發時守不守得住。
2. 數值範圍寫出梯度——不要只寫一個範圍。在說明書裡把較寬、中間、較窄的數值都寫進去，日後就算最寬那一層被先前技術打到，還有已經揭露過的窄範圍可以退守。
3. 請求項由寬到窄分層布局——獨立項求寬，附屬項一層一層縮。每一層都要在說明書裡有對應的支持，不然一樣補不進去。
4. 把「被舉發時怎麼守」當成撰稿的前提——寫說明書的時候就要想：如果有人拿先前技術來打我，我要退到哪裡？那個位置有沒有寫進去？這個問題在送件前問，成本是時間；在收到舉發後才問，通常已經來不及。

常見問題

專利被舉發之後還能申請更正嗎？

可以申請，但更正的內容不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露的範圍（專利法第67條第2項，新型依第120條準用）。申請時未揭露的數值或技術特徵，事後加入會被認定為引進新事項，更正不合法。

在請求項加一句「但不包含 ×× 至 ××」可以嗎？

這是排除式（disclaimer）更正。經濟部智慧財產局自 2020 年 11 月 19 日起限縮適用範圍，僅限克服新穎性引證、擬制喪失新穎性、先申請原則（不含同日申請），以及自物之請求項排除「人」、自方法請求項排除「在活體上實施之步驟」等情形。克服進步性不在其中。

侵權比對都贏了，為什麼還是敗訴？

因為專利有效性是另一個戰場。被告可以在訴訟中主張專利有應撤銷原因；一旦法院認定專利有應撤銷原因，專利權人即不得對被告主張權利，縱使被控產品確實落入專利範圍，仍可能全案敗訴。

「先送件卡日期，之後再補內容」可行嗎？

不可行。更正的上限就是申請當日說明書已揭露的內容，之後只能往內縮，不能往外補。若確有後續改良，應評估另案申請或主張優先權，而非期待日後以更正補足。

新型專利沒有實體審查，是不是比較沒差？

正好相反。新型採形式審查，核准時並未實質判斷進步性，因此在行使權利時更容易面臨有效性的挑戰，說明書的層次布局反而更重要。

法源與參考資料

• 專利法第67條第1項、第2項、第4項（發明專利之更正及其限制）
• 專利法第120條（新型專利準用第67條、第22條第2項等規定）
• 專利法第22條第2項（進步性：所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成）
• 智慧財產及商業法院114年度民專上字第7號民事判決（裁判日民國114年10月2日）
• 經濟部智慧財產局 2020年11月19日公告：以排除（disclaimer）式修正或更正請求項之適用範圍
• 經濟部智慧財產局《專利民事判決雙月刊》115年8月號・專利民事判決專區
• 經濟部智慧財產局《專利審查基準》第二篇第三章（專利要件）、第六章（修正、更正及誤譯之訂正）

關於律聯宏鼎

律聯宏鼎商標專利聯合事務所，事務所，專利工程師二十年經驗，技術理解、說明書撰寫到專利圖繪製一手包辦，發明、新型、設計三種都承接。送件前先做先前技術檢索，把請求項寫成有層次的防線——範圍由寬到窄分層布局、數值寫出梯度，真的有一層被打掉，下面還有得守。萬一走到舉發，答辯策略一併承接。台灣申請 24 小時出案號，諮詢免費，免費檢索 24 小時內回覆，費用公開透明。 免費諮詢專線 (02) 2970-1028， LINE @rulebook。

本文為一般法律資訊，非針對個案之法律意見。更正是否合法、專利是否有應撤銷原因，須依實際說明書、請求項與引證資料個案判斷。