專利小知識

文章分類
專利被舉發才想更正?申請時說明書沒寫的東西補不回來|律聯宏鼎

專利被舉發才想更正?申請時說明書沒寫的東西補不回來 一句話回答:不行。專利法第67條第2項規定,更正除誤譯訂正外,不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍(新型專利依第120條準用)。申請當天沒有寫進去的數值或技術特徵,事後在舉發或訴訟階段才加進請求項,會被認定為引進新事項,更正不合法。至於實務上常被想到的補救手段——在請求項加一句「但不包含 ×× 至 ××」的排除式(disclaimer)更正——經濟部智慧財產局已於2020年11月19日公告限縮,只剩五種情形可用,克服進步性並不在其中。在智慧財產及商業法院 114 年度民專上字第 7 號民事判決中,專利權人的侵權主張雖無爭執,卻因更正不合法、專利被認定有應撤銷原因而全案敗訴。 先看這件事實際是怎麼發生的 這件的順序很值得記住,因為它跟多數人想像的完全相反。 專利權人握有一件新型專利,抓到對手的產品落入自己的專利範圍,提起侵權訴訟求償。侵權比對這一關沒有懸念——法院認定被控產品確實落入專利範圍,兩造對此並無爭執。 但被告反手提出兩份更早公開的技術文件,主張系爭專利中的數值範圍為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成,欠缺進步性,專利有應撤銷原因。 專利權人於二審申請更正,希望在請求項中加入一段排除式記載,把與先前技術重疊的那段數值切掉。法院認定更正不合法——該數值於申請時的說明書中並未揭露,屬於引進新事項。更正既不合法,專利即被認定有應撤銷原因,原告全案敗訴。 更正到底能改什麼? 很多人以為「更正」是一個可以事後修補的萬用工具,其實它的範圍非常窄。 專利法第67條第1項把更正限縮在四種事由,而且第2項再加上一道天花板:不得超出申請時已經揭露的範圍。第4項還規定不得擴大或變更公告時的申請專利範圍。 換句話說,更正只能在你當初已經寫下的東西裡面做取捨,不能往外長出新的東西。 那「排除式更正」呢? 排除式更正(disclaimer)是指在請求項中加入否定式記載,例如「但不包含 A 至 B」,把落入先前技術的那一段切掉。這個手法在台灣實務上曾經相對寬鬆,但已經被限縮。 經濟部智慧財產局於 2020 年 11 月 19 日公告,以排除方式修正或更正請求項,僅限於排除與單一先前技術重疊之部分或法定不予專利之標的,具體為下列情形: 排除式更正目前僅限這五種情形 情形 說明 克服新穎性引證 排除與單一先前技術重疊的部分 克服擬制喪失新穎性 同上,針對擬制喪失新穎性之引證 克服先申請原則 不含同日申請之情形 自物之請求項排除「人」 法定不予專利之標的 自方法請求項排除「在活體上實施之步驟」 法定不予專利之標的 依經濟部智慧財產局 2020 年 11 月 19 日公告。克服進步性不在其中——這正是前述案件更正無法成立的原因之一。 為什麼「先送件卡日期,被舉發再改」行不通? 這是實務上最常聽到的一句話,也是這件判決真正打掉的一個觀念。 更正的天花板是申請日當天說明書所揭露的內容。這代表申請那一刻,你能守的範圍就已經全部決定了——後面不管發生什麼事,你都只能在那個範圍內往內縮,不能往外補。 所以「先卡一個申請日,內容之後再補」這種策略,在法律上是不成立的。真正有效的做法是在送件前就把先前技術查清楚,並且在說明書裡預先留好退路。 說明書要怎麼寫才留得住退路? 關鍵在於層次。只有一層的請求項,被打掉就整件沒了;分層布局的請求項,上面那一層被打掉,下面還有得守。 請求項只有一層 vs 分層布局 寫法 被舉發時會發生什麼 數值只有一個範圍,請求項只有一層 只要那個範圍被證明落入先前技術,整件沒有退路,專利可能整個被認定有應撤銷原因 數值寫出梯度,請求項由寬到窄分層 最寬那一層被打掉,還可以退守到較窄的那幾層,專利本身仍然有機會維持 同一技術拆成多件申請 彼此獨立,一件被舉發不影響其他件,但費用與維護成本較高 送件前該做的四件事 這四件都發生在送件之前,成本只是時間;送出去之後,說明書就定型了。 送件前先做先前技術檢索——不要把範圍畫到別人做過的地方。檢索的目的不只是確認能不能核准,更是確認十年後被舉發時守不守得住。 數值範圍寫出梯度——不要只寫一個範圍。在說明書裡把較寬、中間、較窄的數值都寫進去,日後就算最寬那一層被先前技術打到,還有已經揭露過的窄範圍可以退守。 請求項由寬到窄分層布局——獨立項求寬,附屬項一層一層縮。每一層都要在說明書裡有對應的支持,不然一樣補不進去。 把「被舉發時怎麼守」當成撰稿的前提——寫說明書的時候就要想:如果有人拿先前技術來打我,我要退到哪裡?那個位置有沒有寫進去?這個問題在送件前問,成本是時間;在收到舉發後才問,通常已經來不及。 常見問題 專利被舉發之後還能申請更正嗎? 可以申請,但更正的內容不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露的範圍(專利法第67條第2項,新型依第120條準用)。申請時未揭露的數值或技術特徵,事後加入會被認定為引進新事項,更正不合法。 在請求項加一句「但不包含 ×× 至 ××」可以嗎? 這是排除式(disclaimer)更正。經濟部智慧財產局自 2020 年 11 月 19 日起限縮適用範圍,僅限克服新穎性引證、擬制喪失新穎性、先申請原則(不含同日申請),以及自物之請求項排除「人」、自方法請求項排除「在活體上實施之步驟」等情形。克服進步性不在其中。 侵權比對都贏了,為什麼還是敗訴? 因為專利有效性是另一個戰場。被告可以在訴訟中主張專利有應撤銷原因;一旦法院認定專利有應撤銷原因,專利權人即不得對被告主張權利,縱使被控產品確實落入專利範圍,仍可能全案敗訴。 「先送件卡日期,之後再補內容」可行嗎? 不可行。更正的上限就是申請當日說明書已揭露的內容,之後只能往內縮,不能往外補。若確有後續改良,應評估另案申請或主張優先權,而非期待日後以更正補足。 新型專利沒有實體審查,是不是比較沒差? 正好相反。新型採形式審查,核准時並未實質判斷進步性,因此在行使權利時更容易面臨有效性的挑戰,說明書的層次布局反而更重要。 法源與參考資料 專利法第67條第1項、第2項、第4項(發明專利之更正及其限制) 專利法第120條(新型專利準用第67條、第22條第2項等規定) 專利法第22條第2項(進步性:所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成) 智慧財產及商業法院114年度民專上字第7號民事判決(裁判日民國114年10月2日) 經濟部智慧財產局 2020年11月19日公告:以排除(disclaimer)式修正或更正請求項之適用範圍 經濟部智慧財產局《專利民事判決雙月刊》115年8月號・專利民事判決專區 經濟部智慧財產局《專利審查基準》第二篇第三章(專利要件)、第六章(修正、更正及誤譯之訂正) 關於律聯宏鼎 律聯宏鼎商標專利聯合事務所,事務所,專利工程師二十年經驗,技術理解、說明書撰寫到專利圖繪製一手包辦,發明、新型、設計三種都承接。送件前先做先前技術檢索,把請求項寫成有層次的防線——範圍由寬到窄分層布局、數值寫出梯度,真的有一層被打掉,下面還有得守。萬一走到舉發,答辯策略一併承接。台灣申請 24 小時出案號,諮詢免費,免費檢索 24 小時內回覆,費用公開透明。 免費諮詢專線 (02) 2970-1028, LINE @rulebook。 本文為一般法律資訊,非針對個案之法律意見。更正是否合法、專利是否有應撤銷原因,須依實際說明書、請求項與引證資料個案判斷。

繼續閱讀
商品上架還沒賣出去,會不會構成專利侵權?|律聯宏鼎

商品上架還沒賣出去,會不會構成專利侵權? 一句話回答:會,而且不需要成交任何一筆。專利法第58條第2項規定,物之發明之實施,指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為——「為販賣之要約」本身就是實施專利的行為之一,這個規定源自 TRIPS 協定第28條第1項。司法院智慧財產法律座談會於 2012 年(民事訴訟類相關議題第1號提案)決議,「販賣之要約」應包括要約之誘引,目的在擴大對權利人之保護;智慧財產及商業法院 111 年度民專上字第 40 號判決亦採廣義或擴張解釋,不以實際製造完成、已經標價或已經交易為必要。因此在網路平台上架、刊登廣告、實體陳列、寄送價目表,只要讓外界知道行為人拿得出這個產品,就可能落入專利權範圍。 「為販賣之要約」到底包含哪些行為? 字面上它是民法上的「要約」,但專利法的解釋比民法寬得多。司法院座談會的決議把「要約之誘引」也包進來——民法上,商品陳列標價通常只是要約之誘引、不是要約,但在專利法的判斷裡,這個區別被刻意拿掉了。 理由很直接:這條規定的目的是擴大對權利人的保護,讓權利人不必等到侵權品實際賣出去、造成損害之後才能行動。 所以實務上會落入的行為,包含在電商平台上架商品、刊登平面或網路廣告、在展場或店面陳列、寄送型錄與價目表、向特定客戶報價等等。共同點是:對外表示自己可以提供這個產品。 沒標價、沒成交、還沒做出成品,也算嗎? 這三件事都不是免責事由。 智慧財產及商業法院 111 年度民專上字第 40 號判決明確採廣義解釋,不以實際製造完成、已經標價或已經交易為必要。相關見解另可參智慧財產法院 99 年度民專訴字第 131 號、108 年度民專上字第 42 號。 換句話說,「我還沒賣出去」「我只是先放上去看看反應」「這是預購,東西還沒生產」這些說法,在專利侵權的判斷上都站不住。會被看的是:你有沒有對外表示你拿得出這個產品。 至於損害賠償怎麼算,是另一個層次的問題——沒有實際銷售額時,賠償金額的計算方式與舉證會比較複雜,但那不影響「行為本身是否構成侵權」的認定。 這件事對你是一體兩面 同一條規定,站在不同位置看,是完全不同的兩件事。 同一條規定,兩種立場 如果你是賣家或製造商 如果你是專利權人 商品掛上網那一秒就可能挨告,「還沒賣出去」不是免責事由 對手把仿品上架的那一刻就可以開始搜證,不必等他賣出第一件 上架前要先確認產品有沒有落入他人專利範圍,下架重來的成本遠高於事前比對 上架頁面、廣告、型錄都是可以保全的證據,公證或存證要及時 預購、樣品、展場陳列一樣算,不是「還沒量產」就安全 能主張到什麼程度,取決於請求項當初寫得夠不夠寬 前提:請求項要寫得夠嚴謹 上面講的都是「別人落入你的範圍」或「你落入別人的範圍」,但範圍本身是誰決定的?是請求項——專利說明書裡定義保護範圍的那幾句話。 請求項寫在這一版產品的尺寸、材料、參數上,對手改一個數字就繞過去,你就算抓到他上架也主張不了什麼;寫在讓這個技術成立的核心原理或製程上,範圍才圈得住。 所以「能不能告得動人」這件事,不是在侵權發生的那一天決定的,是在寫請求項的那一天就決定了。等到看到仿品才回頭翻法條,能操作的空間已經被說明書本身限制住。 賣家與權利人各自該做的事 同一條規定,兩邊的行動清單完全不同。 賣家:上架前做一次侵權比對——把要上架的產品規格,跟同類已核准專利的請求項比對一次。自己看不出來的時候,這一步的費用遠低於下架、退款與訴訟。 賣家:留下你的開發歷程——設計圖、試作紀錄、供應商往來、時間戳記。萬一真的被主張侵權,這些是你證明獨立開發或先前技術的材料。 權利人:看到上架就開始保全證據——網頁截圖要含網址與時間、必要時做公證或存證。不要等對方賣出第一件——依前述見解,上架本身就已經是可主張的行為。 權利人:回頭看自己的請求項——念一次請求項,問自己:對手把哪個字改掉就不落入範圍?如果答案是「改個尺寸就好」,那範圍不夠,該考慮的是後續的布局而不是硬告。 常見問題 我只是把商品放到蝦皮,還沒有人下單,會侵權嗎? 可能會。專利法第58條第2項的「為販賣之要約」本身就是實施行為,依司法院座談會決議與智慧財產及商業法院 111 年度民專上字第 40 號判決的廣義解釋,不以實際成交為必要。 沒有標價也算嗎? 算。前述判決明確指出不以已經標價為必要。判斷的重點是有沒有對外表示自己可以提供該產品,而不是價格欄有沒有填。 產品還沒生產出來,只是先開預購頁面呢? 一樣可能落入。實務見解不以實際製造完成為必要,預購頁面本身就是在對外表示你拿得出這個產品。 我是專利權人,看到對手上架了該怎麼做? 先保全證據——含網址與時間的頁面截圖,必要時公證或存證,同時比對對方產品與你的請求項。不必等到對方賣出第一件才行動。 這是新規定嗎? 不是。專利法第58條第2項的文字行之有年,司法院智慧財產法律座談會的相關決議是 2012 年作成的。它之所以常被當成新聞,是因為很多賣家與製造商從來不知道有這條。 法源與參考資料 專利法第58條第2項(物之發明之實施,包含為販賣之要約) TRIPS 協定第28條第1項 司法院智慧財產法律座談會 2012 年民事訴訟類相關議題第1號提案決議(「販賣之要約」包括「要約之誘引」) 智慧財產及商業法院111年度民專上字第40號民事判決 智慧財產法院99年度民專訴字第131號、108年度民專上字第42號民事判決 北美智權報第409期〈網路上上架未有明標價格之未經專利權人同意或授權製造的產品是否已侵權?〉,邱英武,2026年8月1日 關於律聯宏鼎 律聯宏鼎商標專利聯合事務所,事務所,20年商標專利規劃經驗,Google 五星好評服務商,商標電子案件送件量排行前十大,亞馬遜海外商標服務商。專利工程師具二十年經驗,技術理解、說明書撰寫、專利圖繪製一手包辦;在撰寫請求項的階段就把保護範圍圈定,而不是等侵權發生才回頭處理。台灣申請 24 小時出案號,諮詢免費,費用公開透明。 免費諮詢專線 (02) 2970-1028, LINE @rulebook。 本文為一般法律資訊,非針對個案之法律意見。是否構成侵權須依請求項內容、被控產品技術特徵與個案證據判斷。

繼續閱讀
台灣的專利在國外有用嗎?屬地主義與12個月優先權|律聯宏鼎

台灣的專利在國外有用嗎?屬地主義與12個月優先權 一句話回答:不會自動有用。專利採屬地主義,台灣智慧財產局核准的專利只在台灣境內有效力,產品賣到美國、日本、中國,就要各自在當地取得專利才有主張的基礎。跨國布局的關鍵時間是國際優先權:依專利法第28條,自第一件申請案的申請日起算,發明與新型 12 個月、設計專利 6 個月內向其他國家提出申請,才能主張同一個申請日;逾期之後專利本身不會消失,但同一個申請日不能再主張,中間任何一份公開資料都可能變成阻卻自己的先前技術。另一條路是 PCT,自優先權日起 30 個月內進入國家階段——但要注意台灣不是 PCT 締約國,台灣申請人通常是以他國申請案為基礎進入 PCT,或直接向各目標國提出申請。 專利為什麼「只保護台灣」? 專利權是各國依自己的法律授予的權利,效力範圍就是那個國家的領域,這就是屬地主義。台灣的專利證書在美國法院不能當作請求權基礎,反過來也一樣。 這件事之所以一再被忽略,是因為它跟大家對「證書」的直覺相反——拿到一張蓋了印的證書,很自然會覺得這個技術已經是我的了。但那張證書真正的意思是:在台灣,你可以排除他人實施。出了國門,它不會跟著走。 所以判斷要不要布海外,看的不是技術多好,而是產品會賣到哪裡、會在哪裡被製造、競爭對手在哪裡。這三個地方,就是專利該去的地方。 為什麼是 12 個月?逾期會怎樣? 依專利法第28條,申請人就相同發明在與我國相互承認優先權的國家或 WTO 會員第一次依法申請專利後,在一定期間內向我國申請專利,得主張優先權;各國之間互相適用同一套規則。這個期間發明與新型是 12 個月,設計專利是 6 個月——很多人把設計也記成 12 個月,等發現的時候通常已經來不及。 主張優先權的實益是:審查新穎性、進步性的時間點會拉回到第一件申請日。換句話說,這 12 個月裡你自己的公開、別人的公開、市場上的展示,都不會被拿來打你。 逾期之後不是不能申請,而是不能再主張同一個申請日。這時候你在這段期間裡做過的每一件事——上架、參展、發表、型錄、官網——都可能變成阻卻你自己的先前技術。真正致命的通常不是慢,是慢了之後才發現自己早就公開過。 海外布局的時間表 時間點 要做的事 錯過的後果 第一件申請日 在任一國提出第一件申請,這一天就是之後所有優先權的起算點 沒有起算點,之後每一件都是獨立的新案 12 個月內(設計 6 個月) 向目標國提出申請並主張國際優先權(專利法第28條) 不能再主張同一個申請日,期間內的任何公開都可能變成先前技術 18 個月 發明申請案早期公開,技術內容對外揭露 此後才想保密已經不可能 30 個月內 走 PCT 者進入國家階段(台灣非締約國,須以他國案為基礎) PCT 案失效,各國都要重新起算 期間依專利法與各國規定,實際起算與可否延展仍應依個案與各國法令確認。設計專利的國際優先權期間為 6 個月,與發明、新型不同。 PCT 是什麼?台灣人可以用嗎? PCT(專利合作條約)讓申請人先提出一件國際申請案,之後再決定要進入哪些國家,期限是自優先權日起 30 個月內進入國家階段。它買到的是時間與彈性,不是一件「全球專利」——最後還是各國各自審查、各自核准。 要特別留意的是台灣不是 PCT 締約國,台灣智慧財產局不能作為受理局。實務上台灣申請人的做法通常是:以在其他國家的申請案為基礎進入 PCT,或者放棄 PCT、直接在 12 個月的優先權期間內向各目標國分別提出申請。 哪一條路划算,取決於目標國數量、預算節奏,以及你需不需要這 30 個月來觀察市場。國家少、市場已經確定的,直接申請通常比較省;國家多、還在觀望的,PCT 的緩衝比較有價值。 布局範圍對了,請求項也要對 同一件技術布到五個國家,如果請求項的範圍是照著規格書抄的,那也只是把一個窄的權利複製了五份。 請求項寫在特定產品的規格上,對手改個參數、換個尺寸就繞過去;寫在技術真正的核心——那個讓它成立的原理或製程——一件專利才可能從一種應用涵蓋到另一種應用。 2026 年 7 月億光對日亞化提起的那件訴訟就是例子:系爭的美國第 7,554,126 號專利談的是 LED 覆晶與封裝製程(調整 N/P 電極的面積比例,兼顧散熱與封裝可靠度),因為寫在製程上,應用範圍才能從閃光燈、車用照明一路涵蓋到 Mini/Micro LED。 兩種請求項寫法的差別 寫在哪裡 會發生什麼 照規格書抄——寫在這一版產品的尺寸、材料、參數上 對手改一個參數、換一種材料就繞過去;換一種應用也不在範圍內 寫在核心——讓技術成立的原理或製程 同一件專利可以涵蓋多種應用與多代產品,也比較擋得住迴避設計 出海前該確認的四件事 這四件事都發生在送件前後,越早確認,能選的路越多。 先列出市場地圖——把「會賣的國家」「會製造的國家」「主要競爭對手在的國家」三張清單攤開,重疊最多的那幾個,就是專利一定要去的地方。 倒推 12 個月——從第一件申請日往後推 12 個月(設計 6 個月),把這個日期寫進行事曆。海外送件不是一天的事,翻譯、圖式、各國代理人對接都要時間,實務上至少要留兩個月緩衝。 盤點已經公開的東西——官網、型錄、展會、社群貼文、群眾募資頁面、學術發表——先算清楚哪一天開始公開,再決定申請策略。這一步最常被跳過,也最常出事。 回頭看請求項寫在哪——把請求項念一次,問自己:對手把這一項裡的哪個字改掉,就不會落入範圍?如果答案是「改個尺寸就好」,那範圍還不夠。 常見問題 台灣申請了專利,在中國大陸或美國有沒有效? 沒有。專利採屬地主義,台灣核准的專利只在台灣境內有效力。要在中國大陸或美國主張權利,必須各自在當地取得專利。 優先權是 12 個月還是 6 個月? 發明與新型是 12 個月,設計專利是 6 個月,依專利法第28條,自第一件申請案的申請日起算。這兩個期間不一樣,是實務上很常被記錯的地方。 超過 12 個月才想布海外,還來得及嗎? 還可以申請,但不能再主張同一個申請日,要用新的申請日接受審查。真正的風險是這段期間裡的公開資料(上架、參展、型錄、發表)可能變成阻卻自己的先前技術,要先盤點公開時序再決定策略。 台灣可以用 PCT 嗎? 台灣不是 PCT 締約國,智慧財產局不能作為受理局。台灣申請人通常是以在其他國家的申請案為基礎進入 PCT,或直接在優先權期間內向各目標國分別提出申請。哪一種划算要看目標國數量與預算節奏。 海外布局要花多少錢?可以分批嗎? 各國規費、翻譯與代理人費用差異很大,通常會依市場優先順序分批進行。要注意的是分批的自由度受優先權期間限制——12 個月內決定要進哪些國家,之後再加國家就不能沿用同一個申請日了。實際費用建議先做評估再排順序。 法源與參考資料 專利法第28條(國際優先權;發明、新型 12 個月,設計專利 6 個月) 專利法第37條(發明專利申請案早期公開) 專利合作條約(PCT)第22條、第39條(進入國家階段期限,自優先權日起 30 個月) 經濟部智慧財產局《專利審查基準》第二篇第五章、第三篇第五章(優先權) 經濟日報/聯合新聞網,〈億光繼控告 Lumileds、SSC 在美國針對日亞化提起 LED 專利侵權訴訟〉,記者廖賢龍,2026年8月5日 美國專利第 7,554,126 號(LED 覆晶與封裝製程) 關於律聯宏鼎 律聯宏鼎商標專利聯合事務所,事務所,20年商標專利規劃經驗,Google 五星好評服務商,商標電子案件送件量排行前十大,亞馬遜海外商標服務商。專利工程師具二十年經驗,技術理解、說明書撰寫、專利圖繪製一手包辦;台灣申請 24 小時出案號,並同步排定 12 個月內的海外時程,不必由申請人自行對接各國代理人。諮詢免費,費用公開透明。 免費諮詢專線 (02) 2970-1028, LINE @rulebook。 本文為一般法律資訊,非針對個案之法律意見。期間起算、可主張的優先權基礎與各國程序,仍須依個案與各該國法令確認。

繼續閱讀
告贏了為什麼專利還是拿不回來?員工發明申請權歸屬解析|律聯宏鼎

告贏了為什麼專利還是拿不回來?員工發明申請權歸屬完整解析 一句話回答:會。依專利法第 7 條第 1 項,受雇人於職務上完成之發明,其專利申請權及專利權屬於雇用人。但確認申請權歸屬勝訴,不等於那張專利就變成你的——法院不能逕行判決移轉專利權。真正的申請權人必須依專利法第 71 條第 1 項第 3 款,以「專利權人為非專利申請權人」為由,於專利公告後二年內向智慧財產局提起舉發,將該專利撤銷;撤銷確定後二個月內就相同發明重新提出申請,依專利法第 35 條第 1 項,得以該經撤銷專利的申請日作為新申請案的申請日。 職務上完成的發明,到底是誰的? 專利法第 7 條第 1 項規定,受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計,其專利申請權及專利權屬於雇用人,雇用人應支付受雇人適當之報酬;但契約另有約定者,從其約定。 所謂「職務上完成」,指的是受雇人於僱傭關係中,本於工作內容所完成的創作。判斷重點不在於是不是在辦公室做的、用不用公司設備,而在於這件事是不是他被聘來做的工作範圍。 換句話說,法律預設站在雇主這一邊。問題從來不是「法律怎麼規定」,而是「你證不證明得了」。 案例:研發副理離職後,對手拿到了同一件技術的專利 一位研發副理在茂達電子任職九年後離職,轉往直接競爭對手致新科技。一年多後,致新科技取得一件「馬達控制器」發明專利(專利號 I738573),發明人欄位正是這位工程師的名字。 茂達電子在做專利檢索時看到這件專利,發現技術內容與自家研發部門數份從未對外公開的晶片設計報告書幾乎相同,於是提起訴訟。 智慧財產及商業法院 111 年度民專訴字第 46 號民事判決逐項比對後認定:系爭專利技術與茂達的內部文件實質相同,該名工程師在職期間確實接觸過那些資料,因此系爭專利的申請權屬於茂達電子。 茂達勝訴。但法院同時駁回了確認專利權歸屬及移轉登記的請求。 為什麼贏了官司,專利還是拿不回來? 因為「申請權歸屬」與「專利權移轉」是兩件事。專利權是經行政機關審查後核准公告而生的權利,民事法院無法逕行撤銷專利,也不能直接命令登記移轉——最高法院 109 年度台上字第 2155 號判決即曾對民事法院逕行判命返還專利權的作法提出質疑。 所以真正的申請權人拿到勝訴判決之後,還得再走一次行政程序: 提起舉發——依專利法第 71 條第 1 項第 3 款,以「專利權人為非專利申請權人」為由向智慧財產局提起舉發。這一款限「利害關係人」才能提起(同條第 3 項)。 在期限內提出——必須於該專利公告後二年內提起。逾期就不能再用這個事由舉發,這是最容易錯過的一關。 撤銷後重新申請——舉發成立、撤銷確定之後,依專利法第 35 條第 1 項,於撤銷確定二個月內就相同發明提出申請者,得以該經撤銷專利的申請日為申請日——原本的申請日可以接回來,這是這套制度唯一補償你的地方。 勝訴判決給了你什麼、沒給你什麼 ✅ 確認申請權歸屬的判決給你 ❌ 它不會給你 法院認定該發明的申請權屬於你 那張專利權本身 提起舉發時最關鍵的證據基礎 移轉登記的命令 對方無法再主張自己是真正權利人 免除你另行舉發的程序 後續談判與和解的籌碼 不必在二年內行動的餘裕 這張表右欄,是最多人誤解的地方。很多公司拿到勝訴判決就以為事情結束了,等到想處理那張專利時,才發現二年的舉發期限已經過去。 三個期限,一個都不能錯過 期限 做什麼 依據 專利公告後 2 年內 以「專利權人為非專利申請權人」提起舉發 專利法第 71 條第 1 項第 3 款、第 3 項 撤銷確定後 2 個月內 就相同發明重新提出申請 專利法第 35 條第 1 項 (重新申請的效果) 得以經撤銷專利的申請日為申請日 專利法第 35 條第 1 項 公司該做的三件事 聘僱契約寫清楚申請權歸屬——法律雖已預設職務發明歸雇主,但「職務上」與「非職務上」的界線常有爭議。契約明文約定範圍、報酬與離職後的義務,可以省掉大半訴訟。 研發紀錄要留得住、留得早——這個案子茂達贏的關鍵,是它拿得出從未公開的內部設計報告書,證明技術是自家的、對方接觸過、時間點對得上。真正的戰場不在法庭,在證據。紀錄要有日期、有版本、有存取軌跡。 人走了,還要盯著對手的專利公報——本案是茂達自己做專利檢索才發現的。定期監看競爭對手與離職員工的專利公告,是唯一能在二年舉發期限內反應的方法。 常見問題 員工在家裡完成的發明,公司還有權利嗎? 有可能。判斷是不是「職務上完成」,看的是這件事是否屬於受雇人的工作範圍,而不是完成的地點或使用的設備。在家做的、下班做的,只要屬於職務範圍,申請權仍依專利法第 7 條第 1 項歸雇用人。 法院判決確認申請權屬於公司,可以直接要求過戶專利嗎? 不行。民事法院不能逕行撤銷專利,也不能直接命令移轉登記。必須另外向智慧財產局提起舉發,將該專利撤銷後再重新申請。 舉發有沒有期限? 有。以「專利權人為非專利申請權人」為由提起舉發,必須在該專利公告後二年內提出,且限利害關係人提起。 專利被撤銷後重新申請,申請日會不會變成新的? 不會,只要在期限內。依專利法第 35 條第 1 項,於撤銷確定後二個月內就相同發明申請專利者,得以該經撤銷專利的申請日為申請日。 公司該怎麼預防這種爭議? 三件事:聘僱契約明確約定申請權歸屬與報酬、研發紀錄妥善留存並可證明時間點、離職後定期監看競爭對手的專利公報。律聯宏鼎在申請前會先協助釐清發明人與申請權歸屬,把權利釘穩了再送件。 法源與參考資料 專利法第 7 條第 1 項(職務上完成之發明,申請權及專利權屬於雇用人) 專利法第 35 條第 1 項(舉發撤銷確定後二個月內重新申請,得以原申請日為申請日) 專利法第 71 條第 1 項第 3 款、第 3 項(專利權人為非專利申請權人之舉發事由與利害關係人限制) 智慧財產及商業法院 111 年度民專訴字第 46 號民事判決(茂達電子訴致新科技,系爭專利 I738573) 最高法院 109 年度台上字第 2155 號判決(民事法院逕行判命返還專利權之爭議) 關於律聯宏鼎 律聯宏鼎商標專利聯合事務所,事務所,20 年商標專利規劃經驗,Google 五星好評服務商,連續蟬聯商標電子案件送件量前 10 大,亞馬遜海外商標服務商。專利工程師具 20 年經驗,技術理解、說明書撰寫、專利圖繪製全部自己來。一般代理人收到案子只管撰稿送件,不會問你發明人到底是誰、跟員工有沒有白紙黑字的約定、內部研發文件有沒有妥善留存能當證據;我們在申請前先把申請權歸屬理清楚,把權利釘穩了再送件。真的遇到對手搶先申請,舉發與無效答辯我們也接得住。 免費諮詢專線 (02) 2970-1028, LINE @rulebook。 本文為一般性資訊,不構成個案法律意見。個案之申請權歸屬與救濟途徑,應就具體事證與時程另行評估。

繼續閱讀
先公開後申請專利還救得回來嗎?設計專利優惠期6個月完整解析|律聯宏鼎

先公開後申請,專利還救得回來嗎?設計專利優惠期 6 個月完整解析 一句話回答:可以,但範圍比多數人以為的窄。台灣專利法設有「新穎性優惠期」,發明與新型專利為申請日前 12 個月、設計專利為 6 個月(2017 年 5 月 1 日施行)。優惠期只排除「申請人出於本意或非出於本意所致」的公開;第三人獨立完成並自行公開的相同技術,不在優惠期範圍內,仍構成先前技術,會讓你的專利喪失新穎性而被認定無效。 什麼是新穎性優惠期? 專利的核心要件之一是新穎性:申請日之前,這個技術不能已經被公眾知道。但實務上,很多申請人會在申請前就先展出、先發表論文、先上架開賣。為了不讓這些行為直接扼殺專利權,專利法給了一段緩衝,也就是優惠期。 在優惠期內,符合條件的公開事實不會被拿來當作核駁你自己專利的理由。它是一顆後悔藥,不是一張保護傘。 優惠期有多長?三種專利不一樣 專利類型 優惠期長度 起算方式 發明專利 12 個月 自優惠期事由發生日回推 新型專利 12 個月 自優惠期事由發生日回推 設計專利 6 個月 自優惠期事由發生日回推 2017 年 5 月 1 日施行的修正,將發明與新型的優惠期由 6 個月延長為 12 個月,並放寬適用事由,不再限於展覽、實驗、刊物發表等特定情形。但設計專利維持 6 個月。做產品外觀設計的人特別容易在這裡踩到,因為多數人記得的是「一年」。 優惠期救得了什麼、救不了什麼 ✅ 優惠期救得了 ❌ 優惠期救不了 你自己在展覽會上展出 第三人獨立完成、自行公開的相同技術 你自己發表論文或新聞稿 超過期限才提出申請 你自己在電商平台上架開賣 因申請專利而依法在公報上的公開 他人剽竊你的內容擅自公開(非出於你本意) 他國已核准公告的相同技術 這張表右下角那一格,是最多人賠掉整件專利的地方。優惠期的邏輯是「原諒你自己造成的公開」。競爭對手獨立開發、自己上架販售的產品,跟你的本意完全無關,它就是一份標準的先前技術,優惠期一點忙都幫不上。 法院實例:搶在六個月內申請,專利還是死了 一件經智慧財產及商業法院審理的設計專利侵權案中,權利人設計了一款特定車款專用的卡固式手機支架,先上架開賣,再趕在六個月的優惠期內提出設計專利申請,取得專利後對競爭對手提起侵權訴訟。 法院調查後認定:對手早在權利人申請日之前約兩週多,就已經公開販售同款支架。這份公開屬於第三人獨立所為,不在優惠期的適用範圍,構成得以主張的先前技術。結果是系爭設計專利因喪失新穎性而被認定無效,侵權訴訟也隨之敗訴。 這個案子的殘酷之處在於:權利人並沒有偷懶。他知道要申請專利,也確實趕在期限內送件了。他輸在沒有人提醒他,送件前應該先看一眼市場上有沒有別人已經在賣。 送件前該做的三件事 盤點自己的公開足跡。把所有已經發生的公開列出來:上架日期、展覽日期、發文日期、給客戶看樣品的日期。這決定你還剩多少優惠期。 做一次先前技術檢索。不只查專利資料庫,也要查電商平台、社群與產業媒體。第三人的公開販售一樣會殺死你的新穎性。 把送件日搶到所有公開之前。能不先公開就不要先公開。已經公開了,就用最短的時間把申請日拿到手。 常見問題 設計專利的優惠期是 12 個月嗎? 不是。設計專利的優惠期是 6 個月。12 個月適用於發明專利與新型專利。這是實務上最常見的誤解之一。 我已經在蝦皮或亞馬遜上架了,還能申請專利嗎? 可以,只要還在優惠期內(設計 6 個月、發明與新型 12 個月),而且沒有第三人在你申請日之前公開相同技術。上架日期就是你的優惠期起算點,越早送件越安全。 對手比我早兩週上架,我的專利還有效嗎? 如果對手是獨立完成並公開的,該公開會構成先前技術,你的專利很可能因為喪失新穎性而被舉發無效。優惠期不能對抗第三人的獨立公開。 優惠期需要主張嗎? 需要。申請人應於申請時敘明相關事實與日期,並依規定備妥證明文件。沒有主張、或證明不足,優惠期不會自動生效。 台灣申請專利最快多久可以拿到案號? 透過電子申請並備妥文件,律聯宏鼎在台灣的專利申請可於 24 小時內取得案號,把申請日盡快固定下來。 關於律聯宏鼎 律聯宏鼎商標專利聯合事務所, 20 年商標專利規劃經驗,Google 五星好評服務商,連續蟬聯商標電子案件送件量前 10 大,亞馬遜海外商標服務商。 專利工程師具 20 年經驗,技術理解、說明書撰寫、專利圖繪製全部包辦。 免費諮詢專線 (02) 2970-1028, LINE @rulebook,3 分鐘取得估價與時程。 本文為一般性資訊,不構成個案法律意見。個案是否適用優惠期,應就具體事實與時程另行評估。

繼續閱讀
浮動廣告