市占五成也註冊不了？先申請註冊原則與檢索組群

一句話回答：台灣商標採先申請註冊原則，市占率高、知名度高，都不等於這個字就是你的。在最高行政法院113年度上字第142號行政判決（原審：智慧財產及商業法院112年度行商訴字第28號）中，一家在近視雷射市場市占率超過五成的眼科集團，以「SMILE」指定使用於眼科醫療與眼科手術等服務提出申請，因一件註冊在先、指定於牙科醫療等服務的「SMILE 及圖」而遭核駁；法院認為眼科與牙科醫療服務在商品服務檢索資料上屬同一組群，市面上亦有聯合診所同時提供兩者，構成高度類似，依商標法第30條第1項第10款不得註冊，上訴駁回。換句話說，擋住你的那件註冊，很可能不在你以為的那一類裡。

什麼是「先申請註冊原則」？

台灣商標權的取得是註冊主義加上先申請原則——同一個或近似的標識，原則上由先提出申請的人取得註冊；誰先在市場上做大、誰的廣告投得多，都不是取得權利的依據。

這件事在直覺上最違和的地方是：你會覺得「這個字大家都知道是在講我」，但法律問的是「這個字有沒有被別人先登記走」。前者是市場事實，後者是登記狀態，兩者可以完全脫節。

所以真正的分水嶺不是品牌做得好不好，而是有沒有在做大之前先把名字拿下來。

為什麼隔壁行業的註冊也會擋到你？

因為判斷的不是「行業」，是商品服務是否同一或類似。實務上會參考智慧財產局的商品及服務分類與檢索資料，看兩者是否落在同一個組群，再結合市場實際情形綜合判斷。

本案就是最典型的例子：申請人主張眼科與牙科是兩個完全不同的專科、病人不可能搞混，但法院認為兩者在檢索資料裡屬於同一組群，而且市面上確實有聯合診所同時提供這兩種服務，因此構成高度類似。

對取名的人來說，結論很實際：只查自己要指定的那一類，是不夠的。跟你八竿子打不著的行業裡，可能埋著一件二十幾年前的舊註冊，而它在檢索表上剛好跟你同一群。

拿廣告和市占率出來，為什麼不算數？

申請人提出了大量的廣告與報導，主張這個字大家早就認得。法院把這些資料一份一份翻過之後，得到的結論是：那些文字裡的該字，講的是手術方式本身，而不是在告訴消費者這個服務是誰提供的。

這個區分非常關鍵。商標的功能是指示來源——讓消費者看到它就知道「這是誰家的」。如果一個字在市場上被當成技術名稱、規格名稱、術語在使用，那它累積的知名度是「這項技術很有名」，不是「這個品牌很有名」。

所以用了很久也未必有用：業界通用的技術術語，用二十年也不會變成你的。這一點在醫療、美容、科技、食品產業特別常見，因為這些行業最喜歡拿技術縮寫當品牌名。

你以為的 vs 法律看的

已經在用了才發現不能註冊，怎麼辦？

三條路，成本差很多。

1. 換字，越早越好——還沒做招牌、還沒鋪通路的階段，換一個字、加一個字、換組合方式，成本幾乎只有時間。這是三條路裡唯一不用求人的一條。
2. 跟在先權利人談——洽談移轉或授權，或請對方出具同意書（商標法第30條第1項第10款但書：經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請，且非顯屬不當者，不在此限）。談得成很快，談不成就是死路，而且對方知道你有多需要。
3. 改變申請策略——調整指定的商品服務範圍、加入設計圖樣讓整體不近似、或改以組合式商標申請。這條路要留意的是保護範圍會跟著改變，別為了過件而拿到一個擋不住人的權利。

取名階段該做的四件事

這四件事都在花錢做招牌、印包裝、投廣告之前，成本幾乎是零。

1. 跨組群檢索，不要只查一類——把候選名稱在相關與鄰近的組群一起查。醫療、美容、食品、教育這些領域的組群關係特別複雜，光看類別號碼看不出來。
2. 確認這個字是不是業界通用術語——如果同業都在用它描述一項技術、一種規格、一種做法，那它很可能永遠不會變成你的商標，投再多廣告也一樣。
3. 查完再做招牌、網站與廣告——順序不能反。這一步的成本差距最大——預查是零，改名是整組重來，買回商標是對方開價。
4. 使用時要讓它像商標——把名稱用在能指示來源的位置（招牌、包裝、服務標示），而不是只當成技術說明的一部分。留下這些使用證據，將來要主張識別性或權利時才拿得出東西。

常見問題

我的品牌已經是市場第一，還會註冊不了嗎？

會。台灣商標採先申請註冊原則，市占率與知名度不是取得註冊的依據。最高行政法院113年度上字第142號一案中，市占率超過五成的申請人仍因在先註冊而遭核駁。

完全不同的行業，也會被擋嗎？

可能會。判斷的是商品或服務是否同一或類似，會參考檢索資料的組群與市場實際情形。本案中眼科與牙科醫療服務即被認定屬同一組群、構成高度類似。

我投了很多廣告，可以主張這個字已經是我的嗎？

要看那些使用是不是「商標使用」。如果廣告裡的該字傳達的是技術或手術方式本身，而非指示服務來源，就難以據此主張。

被核駁之後還有救嗎？

可以提出核駁理由先行通知的答辯，也可以循訴願、行政訴訟救濟。實務上比較有機會的做法還包括：與在先權利人洽談同意書或移轉、調整指定商品服務範圍，或加入設計圖樣改變整體近似判斷。

預查要花多少錢？

律聯宏鼎的送件前預查是免費的，並且是跨組群一起看，會直接告訴你通過機率、風險在哪、要不要換字。相較之下，事後改名或向他人買回商標的成本高出很多。

法源與參考資料

• 商標法第30條第1項第10款（近似於他人同一或類似商品服務之註冊商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，不得註冊；但經同意申請且非顯屬不當者除外）
• 商標法第5條（商標使用之定義）、第29條第2項（後天識別性）
• 最高行政法院113年度上字第142號行政判決
• 智慧財產及商業法院112年度行商訴字第28號行政判決（原審）
• 經濟部智慧財產局《商品及服務分類暨相互檢索參考資料》、《混淆誤認之虞審查基準》
• 經濟部智慧財產局 商標主題網・商標判決專區

關於律聯宏鼎

律聯宏鼎商標專利聯合事務所，事務所，20年商標專利規劃經驗，Google 五星好評服務商，商標電子案件送件量排行前十大，亞馬遜海外商標服務商。送件前一定先做免費預查，而且是跨組群一起看——能不能過、風險在哪、要不要換字，一次講清楚；並習慣在客戶還在想名字、還在跟設計師來回改稿的階段就介入，而不是等招牌都掛上去了才來救火。諮詢免費，費用公開透明。 免費諮詢專線 (02) 2970-1028， LINE @rulebook。

本文為一般法律資訊，非針對個案之法律意見。個案能否註冊須依實際圖樣、指定商品服務與檢索結果判斷。